특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017허4228 판결 〔등록무효(특)〕: 상고 1) 甲 주식회사가 명칭을 “의료용 및 생리용 흡수체”로 하는 여성용 삽입형 생리대에 관한 특허발명의 특허권자 乙 주식회사를 상대로 특허발명은 그 출원 전에 국내에서 판매된 “템포”, “뉴템포” 제품과 구성이 동일하고, 선행발명 등에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 특허발명은 신규성이 부정된다고 할 수 없고, 통상의 기술자로서는 선행발명으로부터 또는 선행발명들을 결합하여 위 발명을 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례 2) 甲 주식회사가 명칭을 “의료용 및 생리용 흡수체”로 하는 여성용 삽입형 생리대에 관한 특허발명의 특허권자 乙 주식회사를 상대로 특허발명은 그 출원 전에 국내에서 판매된 “템포”, “뉴템포” 제품과 구성이 동일하고, 선행발명 등에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 특허발명의 출원일 전에 판매된 “뉴템포” 제품이 위 발명의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 인정할 수 없으므로 특허발명은 신규성이 부정된다고 할 수 없고, 선행발명 1과는 구성 대비 면에서 서로 다르며, 흡수 및 배출 과정에서 흡수층을 이루는 섬유가 탈락되어 체내에 남지 않도록 하기 위한 구체적 해결수단에서 차이가 있는 점, 선행발명 4의 구성을 통해서는 위 발명의 기술적 과제를 인식할 수 없는 점, 선행발명 2, 3은 각 화장 퍼프, 화장용 솜 제조장치에 대한 것이어서 위 발명 및 선행발명 1과는 기술분야가 서로 다른 점 등에 비추어, 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 위 발명을 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례.

특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결 〔손해배상(지)〕 1) 甲 외국법인의 자회사인 乙 주식회사가 甲 법인의 자회사인 丙 외국법인으로부터 丙 법인이 특허권을 보유한 중추신경계 질환의 치료에 유용한 화합물인 ‘올란자핀’에 관한 특허발명의 통상실시권을 부여받아 ‘올란자핀’이 함유된 제품을 독점적으로 국내에 수입하여 판매해 왔는데, 위 특허발명의 존속기간 만료일이 다가오자 국내 제약사인 丁 주식회사가 乙 회사 제품의 제네릭 의약품인 丁 회사 제품에 관하여 판매예정시기를 ‘특허만료일 이후’로 하여 건강보험심사평가원에 요양급여대상 여부 결정신청을 하였다가 위 특허발명에 관한 등록무효청구사건에서 특허발명의 진보성이 부정된다는 취지의 판결이 선고되자 판매예정시기를 ‘등재 후 즉시’로 변경신청을 하여 그 무렵부터 위 제품을 제조․판매하기 시작하였고, 2) 이에 따라 보건복지부장관은 구 국민건강보험법 등 관련 법령에 따라 乙 회사 제품의 약제 급여 상한액을 종전 금액보다 인하하였는데, 그 후 위 판결이 파기되어 파기환송심에서 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 등록무효청구를 기각하는 판결이 선고되어 확정되자, 3) 乙 회사가 丁 회사에 대하여 불법행위에 따른 손해배상으로 약가가 인하된 날부터 특허권 존속기간 만료일까지의 약가 인하로 인한 매출액 감소분과 그 지연배상금 상당의 지급을 구한 사안에서, 4) 丁 회사는 乙 회사가 입은 위 손해에 대하여 불법행위에 따른 손해배상책임이 있다고 한 사례 5) 甲 외국법인의 자회사인 乙 주식회사가 甲 법인의 자회사인 丙 외국법인으로부터 丙 법인이 특허권을 보유한 중추신경계 질환의 치료에 유용한 화합물인 ‘올란자핀’에 관한 특허발명의 통상실시권을 부여받아 ‘올란자핀’이 함유된 제품을 독점적으로 국내에 수입하여 판매해 왔는데, 위 특허발명의 존속기간 만료일이 다가오자 국내 제약사인 丁 주식회사가 乙 회사 제품의 제네릭 의약품인 丁 회사 제품에 관하여 판매예정시기를 ‘특허만료일 이후’로 하여 건강보험심사평가원에 요양급여대상 여부 결정신청(이하 ‘약가등재 신청’이라 한다)을 하였다가 위 특허발명에 관한 등록무효청구사건에서 특허발명의 진보성이 부정된다는 취지의 판결이 선고되자 판매예정시기를 ‘등재 후 즉시’로 변경신청을 하여 그 무렵부터 위 제품을 제조⋅판매하기 시작하였고, 이에 따라 보건복지부장관은 구 국민건강보험법 등 관련 법령에 따라 乙 회사 제품의 약제 급여 상한액을 종전 금액보다 인하하였는데, 그 후 위 판결이 파기되어 파기환송심에서 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 등록무효청구를 기각하는 판결이 선고되어 확정되자, 乙 회사가 丁 회사에 대하여 불법행위에 따른 손해배상으로 약가가 인하된 날부터 특허권 존속기간 만료일까지 약가 인하로 인한 매출액 감소분과 그 지연배상금의 지급을 구한 사안에서, 乙 회사와 특허권자인 丙 법인 사이의 특수관계, 乙 회사의 설립 경위와 목적, 乙 회사가 丙 법인의 양해하에 국내에서 乙 회사 제품의 품목허가를 받아 특허발명의 실시를 독점하여 온 점 등에 비추어 乙 회사는 丙 법인으로부터 특허발명의 국내 수입⋅판매에 관한 독점적 통상실시권을 부여받았고, 요양급여 대상 의약품 시장의 특징, 독점적 통상실시권자로서 乙 회사가 가지는 이익, 丁 회사 제품의 판매와 약가등재 신청행위의 관련성, 제네릭 의약품에 대한 약가등재 신청 시 오리지널 의약품의 약가를 인하하도록 하는 보건복지부 고시의 규정 취지 등을 종합하면, 丁 회사는 乙 회사 제품의 제네릭 의약품인 丁 회사 제품을 약가등재 절차를 거쳐 판매할 경우 乙 회사 제품의 약가가 인하되어 乙 회사가 손해를 입게 된다는 사정을 잘 알면서 먼저 제네릭 의약품 시장에 진입하여 이를 선점하는 이익을 얻기 위해 특허발명의 존속기간 만료 전에 약가등재 절차를 거쳐 丁 회사 제품을 판매하였고, 이로 인해 乙 회사 제품의 약가가 인하되어 위 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기하여 乙 회사가 가지는 법률상 보호가치 있는 이익이 침해되었는데, 이는 거래의 공정성과 건전성을 해하며 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반되는 위법한 행위이므로, 丁 회사는 乙 회사가 입은 위 손해에 대하여 불법행위에 따른 손해배상책임이 있다고 한 사례.

[1] 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표의 등록을 불허하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지 / 이때 ‘현저한 지리적 명칭’의 의미 및 그 판단의 기준 시점 / 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지 판단하는 방법 및 이러한 법리가 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극) [2] 甲이 등록서비스표 “ 사리원면옥 ”의 서비스표권자 乙을 상대로 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 등록서비스표의 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례 1] 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2] 甲이 등록서비스표 “ 사리원면옥 ”의 서비스표권자 乙을 상대로 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례.